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【笔记】当事人能否依据商标使用许可合同诉请确认对注册商标享有使用权?

更新时间:2022-04-17   浏览次数:1110 次 标签: 民事主管

文章摘要:

解读:(1)《商标法》第43条第1款规定“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。”当事人可以依据商标许可合同取得注册商标使用权;(2)商标民事法律关系的主体间就注册商标转让过程中的使用权问题所发生的争议属商标民事纠纷案件,当事人确认商标使用权之诉属于法院主管的民事案件。

文章摘要2:

【注解】注册商标专用权转让中可以约定共有。

解读:(1)《商标法》第43条第1款规定“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。”当事人可以依据商标许可合同取得注册商标使用权;(2)商标民事法律关系的主体间就注册商标转让过程中的使用权问题所发生的争议属商标民事纠纷案件,当事人确认商标使用权之诉属于法院主管的民事案件。


法条链接:

《商标法》

  第四十三条【使用许可】商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

  经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

  许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。


《商标法实施条例

  第六十九条 许可他人使用其注册商标的,许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料。备案材料应当说明注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。


经典案例:

·安徽省傻子经济发展有限公司与芜湖市傻子瓜子总厂确认“傻子”注册商标使用权纠纷上诉案  

【案号】安徽省高级人民法院民事判决书(2002)皖民二终字第12号

【裁判要旨】两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同享有和行使商标专用权。

【裁判摘要】继受取得商标可以约定共有商标,合同约定约定商标专用权共有合法有效——我国原商标法及其实施细则并没有明确禁止商标专用权共有。原商标法未明文规定注册商标专用权共有,仅针对原始取得的注册商标,而不包继受取得的注册商标。本案争议商标的专用权共有行为发生在注册商标的转让过程中,并不是在申请注册过程中,“法无禁止不违法”。我国合同法第五十二条的规定,是指违反国家法律、行政性法规强制性规定的合同无效。现行商标法第五条完全明确了注册商标专用权共有的合法性。“8.4”三方协议中约定“傻子”注册商标专用权共有;是三方当事人的真实意思表示,既不违反原商标法及其实施细则禁止性规定,也未损害他人和社会公共利益。商标权是一种民事权利,从民法原理看,应当允许两个以上主体共同享有同一商标权;该约定既是一种私法行为,也是当事人意思自治原则下的适法行为。因此,该约定并不违法,应为有效。

【解读】判决:芜湖市傻子瓜子总厂对“傻子”注册商标具有使用权。

·张某某与沧州田霸农机有限公司、朱某某侵害商标权纠纷再审案

【来源:《最高人民法院公报》 2017年第4期(总第246期)】

【案号】最高人民法院民事裁定书(2015)民申字第3640号

【裁判摘要】在商标权共有的情况下,商标权的许可使用应遵循当事人意思自治原则,由共有人协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标。

【摘要1】商标许可合同是否备案并不影响商标许可行为的效力,只是不能对抗善意第三人。

【摘要2】注册商标专用权的共有人无正当理由不得阻碍其他共有人以普通许可方式许可他人使用——2001年修正的《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第五条规定,两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。除此之外,商标法对于商标权共有人权利行使的一般规则没有作出具体规定。本院认为,商标权作为一种私权,在商标权共有的情况下,其权利行使的规则应遵循意思自治原则,由共有人协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标。理由在于:首先,商标只有用于生产经营活动中,与商品或者服务结合起来,才能起到区分商品或者服务来源的作用,体现商标的真正价值。如果因为商标权共有人难以协商一致导致注册商标无法使用,不仅难以体现出注册商标的价值,有悖于商标法的立法本意,也难以保障共有人的共同利益。其次,商标权共有人单独以普通许可方式许可他人使用该商标,一般不会影响其他共有人利益,其他共有人可以自己使用或者以普通许可方式许可他人使用该商标,该种许可方式原则上应当允许。商标权共有人如果单独以排他许可或者独占许可的方式许可他人使用该商标,则对其他共有人的利益影响较大,原则上应禁止。再次,根据商标法的规定,许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量,被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。因此,从保证商品质量和商标商誉的角度,商标权共有人单独进行普通许可,对其他共有人的利益一般也不会产生重大影响。退一步而言,即便商标权共有人单独进行普通许可造成了该商标商誉的降低,损害到了其他共有人的利益,这也是商标权共有制度自身带来的风险。在商标权共有人对权利行使规则没有作出约定的情况下,共有人应对该风险有所预期。最后,要求商标权共有人全部同意才可进行普通许可,无疑会增加商标许可使用的成本,甚至导致一些有价值的商标因共有人不能达成一致而无法使用。综上,商标权共有人在没有对权利行使规则作出约定的情况下,一般可以单独以普通许可的方式许可他人使用该商标。

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